Roberto Fernández Blanco
Abogado

Una marca cualifica como renombrada o como notoria cuando accede a un determinado umbral cualitativo de conocimiento entre un terminado público relevante, si bien no existen porcentajes fijos o legalmente preestablecidos de la proporción de población que deba conocer la marca. Determinadas legislaciones requieren que una marca considerada como notoria o renombrada cumpla con otros requisitos para alcanzar una determinada extensión de su protección -Requisitos adicionales para extender determinadas protecciones a una marca–.

Las marcas notorias o renombradas pueden, y suelen serlo, en varios territorios de forma que el titular de una marca notoria o renombrada necesita dominar cada uno de los posibles requisitos exigibles para beneficiarse de una extensión en cada uno de esos territorios. Existen dos niveles de extensión de la protección, a saber, una protección más allá del requisito de registro, esto es, el otorgamiento de una protección a una determinada marca que cumple con una serie de requisitos en un territorio aun sin estar registrada en ese territorio; y una protección más allá el principio de especialidad, esto es, que la marca obtiene una protección más allá de los bienes o servicios similares a aquellos para los que está registrada o se usa.

Por consiguiente, la existencia de extensiones a la protección de la marca se justifica fundamentalmente por dos razones:

Conceptos de marca notoria y marca renombrada
Se entenderá por marca o nombre comercial notorio los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá cualquier género de productos, servicios o actividades.

Según la ley española, por marca notoria debe entenderse aquella que es generalmente conocida en el sector pertinente del público. Este conocimiento puede ser la resultante de una serie de hechos como el volumen de ventas. La duración, intensidad o el alcance geográfico del uso, valoración o prestigio alcanzado por la marca en el mercado o por cualquier otra causa.

Requisitos para que una marca acceda a una extensión de la protección:

Riesgo de dañar o de aprovecharse
El concepto de perjuicio se aplica a todos los casos en que el uso de la marca solicitada podría tener efectos adversos en la marca anterior, en el sentido de que disminuiría su atractivo (perjuicio al carácter distintivo) o devaluaría la imagen que ha adquirido ante el público (perjuicio al renombre), mientras  que el concepto de aprovechamiento indebido se aplica a aquellos supuestos en que el uso de la marca objeto de oposición puede dar lugar a una apropiación indebida de su poder de atracción (aprovechamiento indebido del carácter distintivo) o a una explotación de su imagen y de su prestigio (aprovechamiento indebido del renombre).

Para que exista o pueda existir perjuicio o aprovechamiento indebido, la marca a proteger debe ser conocida por el público relativo a los productos no similares para los que se usará la nueva marca. Si el público de los productos no similares no conoce la marca anterior, difícilmente se podrá producir daño o aprovechamiento. Por consiguiente, la evaluación del perjuicio o del aprovechamiento indebido debe basarse en una apreciación global de todos los elementos pertinentes del caso concreto a fin de determinar si es posible asociar las marcas de una manera que pueda resultar lesiva para la marca anterior, o que permita a la marca solicitada obtener una ganancia indebida.